IL LICENZIATARIO DI UN MARCHIO NON PUÒ SOSTITUIRSI AL TITOLARE NELLA RICHIESTA DI RINNOVO DEL MARCHIO STESSO, SENZA ESPLICITA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL TITOLARE

di Lorenza Giordani

Con la recente sentenza del 23 settembre 2020 (T-557/19), il Tribunale UE ha respinto il ricorso contro la decisione della Commissione di Ricorso dell’EUIPO, la quale aveva rigettato la richiesta avanzata dalla società licenziataria del marchio “” di restitutio in integrum nel diritto di richiedere il rinnovo del predetto marchio dopo la scadenza dello stesso.

Il marchio in oggetto poteva essere rinnovato entro il 22 luglio 2017, oppure – a fronte del pagamento di una sovrattassa – al più tardi entro il 22 gennaio 2018; tuttavia, l’inerzia del titolare ne aveva causato la decadenza.

Successivamente, il 21 luglio 2018, la licenziataria del marchio in questione depositava una richiesta di restitutio in integrum ai sensi dell’art. 104 del Regolamento UE 2017/1001 sul marchio dell’Unione Europea. L’Ufficio prima, e la Commissione di Ricorso poi, respingevano la richiesta della licenziataria, non avendo la stessa dato prova di aver tenuto tutta la diligenza dovuta nelle circostanze.

La licenziataria, infine, impugnava la decisione della Commissione di Ricorso dinanzi al Tribunale di Primo grado della Corte di Giustizia UE, il quale osservava che la licenziataria non può essere giuridicamente assimilata alla titolare del marchio ai fini del rinnovo della registrazione del marchio stesso, ma “al contrario, al pari di qualunque altro soggetto, essa deve essere esplicitamente autorizzata dalla titolare del marchio in questione, perché possa presentare una domanda di rinnovo, e deve fornire la prova dell’esistenza di una tale autorizzazione”.

Secondo quanto stabilito dal Tribunale, la suddetta interpretazione è conforme al principio di effettività e alla conseguente esigenza di certezza del diritto, in quanto garantisce il rigoroso rispetto dei termini previsti dagli artt. 53 e 104 del Regolamento 2017/1001 in tema di rinnovo di un marchio in scadenza. Difatti, il titolare di un marchio che non abbia provveduto al rinnovo non può autorizzare un soggetto terzo a presentare istanza di rinnovo – peraltro, fuori termine – nel tentativo di eludere la disciplina a ciò dettata. Parimenti, un licenziatario non può chiedere di essere reintegrato nei termini per il solo motivo che il titolare del marchio ha lasciato decadere i propri diritti su tale marchio né, tantomeno, può essere ammesso a sovvertire la volontà del titolare che abbia deciso consapevolmente di non rinnovare il proprio marchio.

Quanto sopra in considerazione del fatto che, come ha osservato il Tribunale, l’obiettivo perseguito dal Regolamento 2017/1001 consiste “nel garantire l’identità d’origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio e non nel garantire sine die la registrazione di un marchio dell’Unione Europea che sia scaduta per omesso rinnovo”.

Infatti, un marchio che arrivi a scadenza senza che la sua registrazione venga rinnovata torna ad appartenere al pubblico, con la conseguenza che altri potranno depositarlo e registrarlo, così traendone efficacemente tutte le utilità economiche, in un’ottica di promozione della concorrenza e del progresso.