La CGUE esclude la decadenza per non uso del marchio “Testarossa” (Ferrari S.p.A. contro DU - C-720/18 e C-721/18)

di Giulia Pezzera

Con la sentenza del 22 ottobre 2020 la Corte di Giustizia dell’Unione si è pronunciata sul tema della decadenza per non uso del marchio registrato, la cui disciplina è prevista – tra gli altri – dall’art. 12 par. 1 della direttiva 2008/95, il quale prevede che un marchio è suscettibile di decadenza qualora, entro un periodo ininterrotto di cinque anni, non abbia formato oggetto di uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato e se non sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Inoltre, l’art. 13 della medesima direttiva prevede che, se i motivi della decadenza sussistono solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio di impresa è stato registrato, la decadenza riguarderà solo tali prodotti o servizi.

La decisione è frutto di un rinvio pregiudiziale del giudice dell’Oberlandesgericht Düssseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania) davanti al quale pendeva il giudizio di appello proposto dalla società Ferrari S.p.A., dopo che il Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land) aveva disposto la cancellazione per decadenza del marchio “Testarossa”, ritenendo che il titolare del marchio non ne avesse fatto un uso effettivo, in Germania e in Svizzera, per un periodo ininterrotto di cinque anni.

Il marchio “Testarossa” è oggetto di registrazione internazionale a partire 22 luglio 1987 per i seguenti prodotti, appartenenti alla classe 12 di Nizza: “veicoli, apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici, in particolare automobili e relativi ricambi”. Per quanto riguarda l’utilizzo di detto marchio, il giudice del rinvio ha individuato essenzialmente tre tipi di utilizzo: i) la commercializzazione, tra il 1984 e il 1991 di un modello di automobile con il nome “Testarossa” (e i successivi modelli 512 TR e F512 M); ii) la vendita di pezzi di ricambio e accessori (nonché l’offerta dei relativi servizi di manutenzione) per le suddette automobili, identificati dal marchio “Testarossa”; iii) la vendita di veicoli di seconda mano recanti il marchio controverso.

Con la prima e la terza questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se ai sensi degli artt. 12 e 13 della direttiva 2008/95 l’utilizzo di un marchio solo per alcuni dei prodotti/servizi rientranti nella/e classe/i di registrazione costituisca un uso effettivo tale da escludere la decadenza per tutti i prodotti/servizi ivi ricompresi o soltanto per quelli oggetto di specifico utilizzo. A tale proposito la CGUE ha ritenuto che, qualora – nell’ambito di una classe – il consumatore non individui diverse sottocategorie, ma ritenga invece che il marchio in questione identifichi in via generale la totalità dei prodotti/servizi facenti parte della classe, l’utilizzo del marchio anche solo per alcuni di essi è in grado di costituire “uso effettivo” per tutti i prodotti/servizi appartenenti alla classe.  

Nel caso di specie, vero è che il marchio “Testarossa” è stato utilizzato per prodotti molto specifici, ossia autoveicoli sportivi di lusso e dal valore molto elevato, nonché per i relativi pezzi di ricambio, tuttavia, secondo la Corte, essi non costituiscono una autonoma sottocategoria della classe di Nizza n. 12 e, dunque, tale circostanza non è sufficiente per concludere che il marchio sia stato effettivamente utilizzato solo per alcuni dei prodotti per i quali è stato registrato. Per la Corte, quindi, l’utilizzo fatto di tale marchio è, in realtà, conforme alla sua funzione essenziale e può considerarsi non meramente simbolico ma, invece, effettivo.

La Corte si è espressa, poi, su alcune altre questioni poste dal giudice del rinvio e, in particolare, relativamente alla portata dell’esaurimento del marchio, previsto dall’art. 7 par. 1 della suddetta direttiva, con riferimento all’effettività dell’utilizzo che si realizzi con la vendita di prodotti di seconda mano. A tale proposito la Corte ha ritenuto che la norma non osti a che l’ulteriore commercializzazione di prodotti già immessi sul mercato costituisca uso effettivo del marchio, affermando che “il fatto che il titolare del marchio non possa vietare a terzi l’uso del suo marchio per prodotti già immessi in commercio con quest’ultimo non significa che non possa farne uso egli stesso per tali prodotti” (p. 59).

Inoltre, è necessario richiamare anche la risoluzione della quarta questione pregiudiziale, utile a chiarire la portata del concetto di uso effettivo del marchio. La Corte di Giustizia ha infatti chiarito, con riferimento ai servizi di manutenzione, che un marchio forma oggetto di uso effettivo quando il suo titolare fornisce servizi connessi ai prodotti commercializzati, a condizione che venga effettivamente utilizzato il marchio interessato al momento della fornitura dei servizi.

Infine, con l’ultima questione pregiudiziale, è stato confermato che l’onere della prova del fatto che un marchio sia stato oggetto di uso effettivo tale da escluderne la decadenza grava in capo al titolare del marchio, essendo quest’ultimo il soggetto più idoneo a fornire prova dei concreti atti di utilizzo.

Con tale pronuncia la Corte ha dunque escluso la decadenza del marchio “Testarossa”, ritenendo che la celebre Ferrari S.p.A., titolare del marchio controverso, ne abbia in realtà fatto un uso effettivo, ai sensi dell’art. 12 par. 1 della direttiva 2008/95.