La reputazione del marchio anteriore nella valutazione sulla confondibilità tra segni: CGUE – Causa: C-115/2019 P

di Riccardo Caggia

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), nell’ambito della sentenza emessa all’esito della causa C-115/2019 P, ha recentemente avuto modo di pronunciarsi con riferimento al tema delle modalità di valutazione del rischio di confusione tra segni in funzione della notorietà di un marchio anteriore. Per il tramite della pronuncia pocanzi citata, la CGUE ha finalmente risolto un’ambiguità interpretativa di particolare insidiosità, riscontrando un errore di diritto nel valutare la somiglianza tra segni in conflitto in ragione della sola eventuale reputazione del marchio anteriore.

La sentenza in esame rappresenta l’epilogo di un procedimento che prende le mosse dall’opposizione depositata da parte dal Groupement des cartes bancaires sulla base del proprio anteriore marchio figurativo UE n. 269415 (raffigurante una versione stilizzata delle lettere “CB”) e diretta nei confronti della domanda di marchio figurativo UE n. 13359609 di titolarità della China Construction Bank Corporation (raffigurante, a sua volta, una versione stilizzata delle lettere “CCB”). Il 4 ottobre 2016, la Divisione d’Opposizione dell’EUIPO accertava la sussistenza di un rischio di confusione per il pubblico dei consumatori e, conseguentemente, accoglieva l’opposizione depositata dal GCB. All’esito del ricorso presentato dalla China Construction Bank Corporation, tale decisione veniva confermata anche in secondo grado da parte della competente Commissione di Ricorso dell’EUIPO, che riteneva integralmente fondate le motivazioni poste a sostegno della decisione di primo grado da parte della Divisione d’Opposizione.

Una volta inutilmente esperiti i primi due gradi di giudizio, la China Construction Bank Corporation impugnava – in data 27 settembre 2017 – la decisione emessa in secondo grado innanzi al competente Tribunale dell’Unione Europea. Nell’ambito di tale impugnazione, la China Construction Bank Corporation deduceva – in particolare – un motivo vertente sull’asserita violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento n. 207/2009, mediante il quale criticava la valutazione della prima Commissione di Ricorso dell’EUIPO in merito: 1) al carattere distintivo del marchio anteriore, 2) alla somiglianza dei segni in conflitto e 3) all’esistenza di un rischio di confusione tra i segni in conflitto. La critica di maggior rilievo verteva, in particolare, sul terzo dei punti pocanzi citati, in relazione al quale la China Construction Bank Corporation adduceva che la Commissione di Ricorso dell’EUIPO avesse commesso un grave errore di diritto nel tener conto della reputazione del marchio anteriore all’atto di esperire il giudizio di confondibilità tra i segni in conflitto (giungendo, persino, a valutare i segni in questione come se si trattasse di marchi denominativi e non, invece, confrontando i medesimi nella loro precipua configurazione grafica).

Tuttavia, sulla scorta di motivazioni del tutto simili a quelle sviluppate all’esito dei precedenti gradi di giudizio, il Tribunale respingeva – anch’esso – l’impugnazione proposta da parte della China Construction Bank Corporation, ritenendo infondate le argomentazioni della ricorrente. Quest’ultima, dunque, ricorreva in ultima istanza innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), ribandendo – in aggiunta ad ulteriori motivi di impugnazione relativi a questioni prettamente procedurali e di asserita errata valutazione delle allegazioni probatorie fornite dalla controparte – il motivo basato sull’erroneità in diritto di un giudizio di valutazione globale sulla confondibilità tra segni che si fondi precipuamente sulla reputazione del marchio anteriore.

Ebbene, in ultima istanza la CGUE riteneva di dover condividere le argomentazioni poste a sostegno dei propri motivi di impugnazione da parte della China Construction Bank Corporation. In una pronuncia di segno diametralmente opposto a quelle dei gradi di giudizio precedenti, infatti, la CGUE ha precisato come i fattori relativi alla reputazione ed al carattere distintivo del marchio anteriore non implichino un confronto tra diversi segni, ma – al contrario – riguardino un solo ed unico segno (ossia quello che l’opponente abbia registrato come marchio). Ne deriva, dunque, che sarebbe un grave errore giungere a determinarsi nel senso della confondibilità tra due segni in ragione, unicamente, della reputazione del marchio anteriore, non essendo possibile affermare – sulla base di tale eventuale reputazione – che il pubblico di riferimento percepisca uno dei componenti del marchio anteriore come dominante rispetto a qualsivoglia altro elemento di cui si componga il marchio medesimo.

La decisione in commento fornisce senz’altro un importante strumento interpretativo per comprendere il ruolo della reputazione del marchio ai fini del giudizio di confondibilità tra segni. In particolare, risulta particolarmente interessante notare come la CGUE abbia operato un corretto ridimensionamento del fattore della reputazione, il quale deve senz’altro essere tenuto in debita considerazione da parte del Giudicante ma – al contempo – deve anche essere utilizzato quale parametro guida del giudizio di confondibilità tra marchi e non, invece, quale mero escamotage al servizio degli opponenti e volto a semplificare la valutazione globale dei segni in conflitto.