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I criteri per la liquidazione del danno da lucro cessante derivante dalla contraffazione di un brevetto
Con una recente ordinanza emessa in data 2 marzo 2021 (Cassazione civile, sez. I, 02/03/2021, n. 5666), la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire quali siano i criteri da utilizzare per determinare la liquidazione equitativa del danno da lucro cessante subito a seguito della violazione di un diritto di privativa industriale, nel caso di specie di un brevetto.
L’ordinanza in esame rappresenta l’epilogo del ricorso presentato dalla società Cappellotto S.p.A. avverso la sentenza n. 1128/2016 della Corte d’Appello di Torino.
In particolare, la ricorrente lamentava la violazione dell'art. 125 del D.lgs. n. 30/2005 (Codice di Proprietà Industriale, C.P.I.) e dell'art. 1226 c.c. con riferimento alla valutazione del danno da contraffazione secondo equità, dalla stessa patito in conseguenza della commercializzazione, da parte di un’impresa concorrente, di veicoli su cui erano state installate le tecnologie brevettate dalla Cappellotto S.p.A., senza che fosse stata concessa alcuna licenza.
Difatti, la Cappellotto S.p.A. - tra le altre cose - contestava, ai fini del calcolo del danno da lucro cessante, la non applicazione in via preferenziale del criterio dalla stessa individuato, ossia quello dell’applicazione del "margine utile realizzato dal titolare del brevetto sui prodotti fabbricati secondo il titolo di privativa” nella specie il 25%,, al fatturato dei prodotti contraffatti realizzato dal contraffattore.
L’articolo 125 C.P.I. - modificato dal D.Lgs. n. 140 del 2006, art. 17, recante norme di attuazione della dir. 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale -, con un esplicito richiamo all’articolo 1226 c.c., consente certamente il ricorso alla liquidazione equitativa del danno da lucro cessante il cui ammontare non venga precisamente provato.
Nello specifico, il comma 1 dell’articolo 125 C.P.I. individua diversi parametri (i.e. le conseguenze economiche negative - compreso il mancato guadagno - del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione, il danno morale) da tenere in considerazione, ai fini della liquidazione equitativa, per quantificare l’ammontare del danno.
Il comma 2 dell’articolo 125 C.P.I. stabilisce, inoltre, che il lucro cessante non possa essere quantificato in un importo inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso (c.d. criterio della “giusta royalty”) ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso (c.d. criterio della “giusta royalty”).
Il comma 3 del medesimo articolo 125 C.P.I. prevede, poi, un’ulteriore forma di risarcimento del lucro cessante, consistente nella restituzione degli utili realizzati dal contraffattore, che può essere richiesta o alternativamente al risarcimento del mancato guadagno oppure nella misura in cui gli utili del contraffattore superino il pregiudizio subito.
Nell’esaminare la questione relativa alla liquidazione del danno da lucro cessante, la Corte di Cassazione ha innanzitutto precisato che le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 125 C.P.I. non rispondono “ad una mera e tradizionale funzione esclusivamente riparatoria o compensativa del risarcimento del danno, nei limiti del pregiudizio subito dal soggetto danneggiato, ma ad una funzione, se non propriamente sanzionatoria, diretta, quantomeno, ad impedire che il contraffattore possa arricchirsi mediante l'illecito consistito nell'indebito sfruttamento del diritto di proprietà intellettuale altrui”.
Ciò premesso, la Corte ha accolto il ricorso, affermando il principio di diritto secondo cui “in tema di proprietà industriale, il titolare del diritto di privativa leso può chiedere di essere ristorato del danno patito invocando il criterio costituito dal margine di utile del titolare del brevetto applicato al fatturato dei prodotti contraffatti, realizzato dal contraffattore, di cui al D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 125, (c.d. “codice della proprietà industriale”, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 140 del 2006, art. 17), alla luce del quale il danno va liquidato sempre tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto, vale a dire considerando il margine di profitto conseguito, deducendo i costi sostenuti dal ricavo totale. In particolare, in tale ambito, il criterio della “giusta royalty” o “royalty virtuale” segna solo il limite inferiore del risarcimento del danno liquidato in via equitativa che però non può essere utilizzato a fronte dell’indicazione, da parte del danneggiato, di ulteriori e diversi ragionevoli criteri equitativi, il tutto nell’obiettivo di una piena riparazione del pregiudizio risentito dal titolare del diritto di proprietà intellettuale”.
In buona sostanza, la Corte di Cassazione ha stabilito che, qualora il danneggiato offra un criterio alternativo di liquidazione del danno in via equitativa, idoneo a determinare una maggiore liquidazione del danno, più rispondente ad una congrua ed effettiva riparazione del pregiudizio patito, nonché capace di tenere conto di tutti gli aspetti pertinenti
- quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, ed i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione - questo debba essere senz’altro preferito ad eventuali ed ulteriori criteri.