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I REQUISITI DI REGISTRABILITA’ DI UN MARCHIO SONORO RIPRODUCIBILE IN FORMATO AUDIO MP3: IL CASO ARDAGH METAK BEVERAGE.
Con una recentissima sentenza pubblicata lo scorso 07 Luglio 2021 la quinta sezione del Tribunale dell’Unione Europea ha rigettato il ricorso presentato dalla Ardagh Metal Beverage GmbH & Co. KG (in seguito “Ardagh” o “ricorrente”), confermando così la decisione dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (in seguito, “EUIPO”) che aveva escluso la registrazione del suono emesso all’apertura di una lattina seguito da un secondo di silenzio e, successivamente, dal rumore del gorgoglio prodotto dalle bollicine per una durata di nove secondi.
Il marchio sonoro costituisce una tipologia di segno suscettibile di registrazione ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE 2017/1001 a patto che, così come previsto per le altre tipologie di marchi, sia dotato di carattere distintivo, ossia sia idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
Occorre brevemente menzionare che non veniva messo in discussione il secondo requisito dell’art. 4 del Regolamento Marchi UE che richiede che i segni siano adatti ad essere rappresentati nel registro dei marchi dell’Unione europea: la tendenza espansiva dell’EUIPO, che inizialmente ammetteva solo segni suscettibili di notazione musicale su un pentagramma, ha nel tempo concesso la registrazione a suoni che, seppur privi di melodie musicali riproducibili graficamente, potessero venire riprodotti in formato mp3 (si pensi al celebre ruggito del leone che introduceva le produzioni cinematografiche della Metro Goldwin Mayer).
Pacifica la suscettibilità di registrazione come marchio di un suono avente la medesima natura di quello richiesto dalla ricorrente, la questione principale atteneva alla sussistenza dei requisiti richiesti dal regolamento ai fini della registrazione del marchio ed, in particolare, del carattere distintivo.
Il Tribunale UE ha preliminarmente ricordato che i criteri di valutazione del carattere distintivo sono gli stessi per tutte le categorie di marchi, ivi compresi quelli sonori, non essendo prevista in merito alcuna distinzione da parte del Regolamento UE.
La giurisprudenza, peraltro, richiede che il suono sia caratterizzata da una certa “pregnanza” tale da consentire al consumatore di percepirlo non già come elemento funzionale e tecnico del prodotto, bensì
come indizio circa l’origine commerciale dello stesso.
Il Tribunale UE ha rilevato un errore metodologico nella decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO che ha applicato come criterio per valutare la capacità distintiva del marchio quello utilizzato dalla giurisprudenza per I marchi tridimensionali.
Secondo tale criterio il marchio avrà capacità distintiva solo allorché si discosterà in modo significativo dalla norma o dagli usi del settore, in modo da riuscire ad assolvere la funzione principale di indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi, tipica del marchio.
Questo metodo non può venire applicato nel caso di specie in quanto si riferisce strettamente ai marchi tridimensionali che attengono alla forma del prodotto stesso o alla sua confezione e nell’ambito dei quali sussiste solitamente una norma o degli usi di settore relativi a tale forma: è evidente che, in questo caso, il consumatore medio, abituato a vedere una determinata forma, non percepirà il marchio che non se ne discosti in maniera significativa come indicazione dell’origine commerciale dei prodotti, venendo così esclusa la sua capacità distintiva.
Nonostante nel caso di specie non possa valutarsi la capacità distintiva del marchio sonoro in base alla distanza di questo dalla norma o dagli usi del settore, il Tribunale UE precisa che l’errore individuato non è tale da inficiare la decisione della Commissione, posto che la stessa si basa su un altro motivo sufficiente ad escludere il carattere distintivo del marchio richiesto e, dunque, ad impedire la registrazione dello stesso.
Il Tribunale, infatti, ricorda che la Commissione ha basato il suo giudizio altresì sulla percezione del marchio da parte del pubblico di riferimento.
Ebbene, sotto questo profilo, i Giudici di Lussemburgo hanno considerato il suono che la ricorrente voleva registrare come elemento tecnico e funzionale, tenuto conto della tipologia dei prodotti per i quali è stata richiesta la registrazione.
Infatti, da un lato, il suono emesso all’apertura di una lattina o di una bottiglia è intrinseca ad una soluzione tecnica nell’ambito della manipolazione delle bevande ai fini del loro consumo; dall’altro anche il gorgoglio delle bollicine verrà immediatamente associato dal pubblico di riferimento alle bevande in generale.
Inoltre, secondo la valutazione operata dal Giudicante non sono sufficienti nemmeno le sfumature apportate dal richiedente al suono di cui si richiedeva la registrazione: la circostanza che al suono dell’apertura di una lattina segua, prima, un secondo di silenzio e, successivamente, nove secondi del rumore prodotto dalle bollicine non viene ritenuta sufficiente ad attribuire al marchio una pregnanza tale per cui il pubblico di riferimento possa identificare l’origine commerciale dei prodotti contrassegnati da tale suono.
Ne consegue che gli elementi e le caratteristiche del segno sonoro richiesto dalla ricorrente non sembrano essere dotati di quella pregnanza richiesta dalla giurisprudenza europea affinché il consumatore medio sia in grado, proprio tramite tale suono, di identificare l’origine del prodotto da una determinata impresa e non già di percepirlo come mero elemento tecnico-funzionale del prodotto medesimo.