20
12
21
Il concetto “Miley Cyrus”: il nome della cantante americana oggetto di un confronto concettuale innanzi al Tribunale UE
“La popstar americana potrà utilizzare nell’Unione Europea il proprio nome come marchio per una vasta schiera di prodotti, in seguito alla recente decisione del Tribunale UE di annullare la precedente pronuncia dell’EUIPO che limitava l’ambito di applicabilità del marchio.”
Il caso risale al 2014, quando la società Smiley Miley Inc., facente capo alla cantante e attrice statunitense Miley Cyrus, ha presentato innanzi al competente Ufficio per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) domanda di registrazione del marchio denominativo dell’Unione Europea “MILEY CYRUS”, per diversi prodotti e servizi come, a titolo esemplificativo, dischi audio e video, materiale stampato, calendari, video games e servizi di intrattenimento.
La società delle Isole Vergini Britanniche Cyrus Trademark Ltd, titolare sin dal 2010 del marchio registrato “CYRUS”, ha presentato opposizione con riferimento ad alcuni dei citati beni e servizi, con particolare riguardo agli strumenti di registrazione, riproduzione e trasmissione di audio e video di cui alle classi 9 e 20, ricompresi nella domanda di registrazione presentata dalla Smiley Miley Inc.
L’opposizione si fondava sul pericolo di confusione tra i due marchi, dovuta alla parziale identità tra i medesimi e tra i beni e servizi coperti dalle registrazioni delle parti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 (1) (b) del Regolamento UE 2017/1001.
Detta impostazione è stata condivisa in prima analisi dall’EUIPO, che ha parzialmente accolto l’opposizione, alla luce del rischio di confusione tra il marchio richiesto e il marchio anteriore per la maggior parte dei prodotti e servizi coperti dal marchio richiesto. Tale decisione è stata poi confermata dalla Quarta Commissione di Ricorso dell’EUIPO in sede di appello. Infine, il caso è giunto in Lussemburgo innanzi al Tribunale dell’Unione Europea (di seguito, per brevità, anche solo il “Tribunale”).
In sede di giudizio, il Tribunale ha preliminarmente ricordato come, in conformità alla giurisprudenza in materia, il rischio di confusione – paventato dall’opponente e riscontrato dall’EUIPO – sussista anche qualora il pubblico di riferimento possa ritenere che i beni o i servizi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Inoltre, il rischio di confusione deve essere verificato globalmente, guardando alla percezione che dei segni e dei beni o servizi ha il pubblico tenendo conto di tutti i fattori presenti nel caso concreto. Procedendo nell’analisi della decisione controversa, le due parole “miley” e “cyrus”, ha osservato il Tribunale, costituiscono il nome e il
cognome della celebre attrice e cantante americana, che è per l'appunto nota come Miley Cyrus, con nome e cognome considerati insieme. Pertanto, con riferimento all’elemento della capacità distintiva, è erroneo ritenere – come fatto dalla Commissione di Ricorso – che l’elemento “cyrus” abbia maggiore capacità distintiva dell’elemento “miley”,
dovendosi considerare le due parole dotate di eguale capacità distintiva. I giudici di Lussemburgo sono poi passati ad analizzare il risultato del confronto concettuale tra i due marchi, operato dalla Commissione di Ricorso e secondo la quale lo stesso condurrebbe a un risultato neutro. Secondo la pronuncia d’appello il nome Miley Cyrus, benché connotato da un carattere di notorietà tale da influenzare la percezione del pubblico di riferimento, non avrebbe alcun vero significato utile alla comparazione concettuale dei marchi, con ciò impedendo di prendere l’elemento concettuale in considerazione nella valutazione sul pericolo di confusione tra i due marchi. Se anche parte del pubblico di riferimento fosse in grado di percepire i segni in questione come un nome, argomentava la Commissione di Ricorso, non potrebbe comunque essere attribuito ai medesimi alcun significato, non esistendo nulla che sia un “miley”, un “cyrus” o un “miley cyrus”.
Tuttavia, a parere del Tribunale, detta conclusione non può essere condivisa. Pacifico in causa il fatto che Miley Cyrus sia una figura pubblica ben nota come cantante e attrice, la cui reputazione internazionale è ben conosciuta dal pubblico informato e ragionevolmente attento alle notizie di stampa, tv, cinema o radio, ad avviso del Tribunale dell’Unione Europea da ciò consegue che il pubblico di riferimento sia chiaramente in grado di comprendere che il marchio richiesto designa il nome della famosa popstar, con ciò assegnandogli un significato autonomo.
Invero, lo scopo del confronto concettuale, ha ricordato il Tribunale, è quello di confrontare i concetti veicolati dai segni in comparazione. Il termine “concetto” deve essere inteso come l’idea che una persona utilizza per associare un pensiero astratto con ciò che è in grado di percepire con l’utilizzo dei propri sensi, in concreto. Pertanto, può dirsi sussistente una somiglianza concettuale quando i segni in comparazione coincidono nel loro contenuto semantico.
Conseguentemente, una comparazione concettuale rimane possibile anche innanzi a un segno che rappresenta un nome e un cognome, se questo nome e cognome costituisce il simbolo di un concetto, a causa, per esempio, della celebrità della persona che quel nome e cognome porta e utilizza.
Nel caso di specie, ha riconosciuto il Tribunale lussemburghese, il marchio MILEY CYRUS ha un chiaro e specifico contenuto semantico per il pubblico di riferimento, in quanto è riferito ad un personaggio pubblico dalla reputazione internazionale, conosciuto dalla maggior parte delle persone informate e ragionevolmente attente. Il marchio anteriore, invece, non ha alcun particolare significato semantico.
Il risultato della comparazione non può, dunque, come ritenuto dal Board of Appeal, ritenersi neutro. Inoltre, la reputazione della popstar è tale per cui non è possibile ritenere plausibile, in mancanza di prove contrarie, che il consumatore medio, confrontando il marchio MILEY CYRUS con i beni e servizi in questione, ignori il riferimento alla cantante e attrice e lo percepisca come un semplice marchio tra gli altri.
Pertanto, ha concluso il Tribunale dell’U.E., alla luce di una valutazione globale i due marchi risultano differenti e la decisione dell’EUIPO, favorevole all’opponente, è stata annullata.