03
03
22
Il Tribunale dell’Unione Europea e i marchi di forma: i casi Moon Boot e Guerlain.
La normativa italiana (l’art. 7 del Codice della proprietà industriale), così come quella europea (art. 4 del Regolamento UE 2017/1001), prevedono esplicitamente che possa essere oggetto di registrazione come marchio anche “la forma del prodotto o della loro confezione”. Tuttavia, considerata la particolare natura dei marchi tridimensionali, le medesime fonti specificano – rispettivamente agli articoli 9 c.p.i. e 7 lett. (e) Reg. 2017/1001 – alcuni limiti imposti alla registrazione degli stessi, escludendo in particolare la registrabilità di marchi costituiti esclusivamente i) dalla forma o altra caratteristica imposta dalla natura stessa del prodotto, ii) dalla forma o altra caratteristica del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico o infine iii) dalla forma o altra caratteristica che dia un valore sostanziale al prodotto.
A ciò si aggiunge, ovviamente, la necessità che i marchi in questione presentino i requisiti minimi di accesso alla tutela previsti per i marchi di qualsiasi natura, tra cui il carattere distintivo. Com’è noto infatti, il marchio svolge la precipua funzione di distinguere i prodotti e/o servizi di un’impresa rispetto a quelli di altre imprese.
Le decisioni in commento hanno trattato proprio il requisito del carattere distintivo con specifico riferimento ai marchi tridimensionali, applicando i medesimi principi di diritto, ma giungendo a risultati opposti in merito alla tutela riconosciuta.
A tale proposito, va anzitutto premesso che la giurisprudenza è costante nel ritenere che i criteri per valutare il carattere distintivo dei marchi di forma siano i medesimi applicabili alle altre categorie di marchi e che, dunque, sia necessario valutare la distintività in relazione, anzitutto, ai prodotti o servizi di cui si chiede la registrazione e, in secondo luogo, in relazione alla percezione del pubblico di riferimento. Tuttavia, l’applicazione concreta di tali criteri ai marchi tridimensionali determina inevitabilmente la necessità di operare alcuni adeguamenti dovuti alla loro particolare natura.
Come precisato anche dai Giudici europei infatti “(...) account must be taken, for the purpose of applying those criteria, of the fact that the average consumer’s perception is not necessarily the same in the case of a three-dimensional mark, which consists of the appearance of the product itself, as it is in the case of a word or figurative mark, which consists of a sign unrelated to the appearance of the goods it denotes (…). Average consumers are not in the habit of making assumptions about the origin of goods on the basis of their shape or the shape of their packaging in the absence of any graphic or word element, and it could prove more difficult to establish distinctive character in relation to such a three-dimensional mark than in relation to a word or figurative mark” (Tribunale UE 19/01/2021, causa T‑483/20).
Alla luce di tali considerazioni, la giurisprudenza ritiene che possa essere riconosciuta capacità distintiva al marchio tridimensionale soltanto qualora la forma stessa si discosti significativamente da quelle abitualmente utilizzate nel settore e sia, quindi, idonea a svolgere la sua funzione essenziale, ossia di consentire al pubblico di riferimento di identificare l’origine dei prodotti.
Nell’ambito della decisione “Moon Boot”, il Tribunale ha escluso che potesse procedersi a registrazione del celebre modello di calzature doposci come marchio dell’Unione Europea, con riferimento ai prodotti appartenenti alla classe di Nizza n. 25 (tra cui rientrano le calzature), proprio a causa dell’assenza di carattere distintivo, ritenendo che lo stivale in questione riproducesse, in realtà, la forma comune degli scarponi après-ski, generalmente costituiti da una tomaia alta, da materiale sintetico e impermeabile, con suole e lacci.
Sulla base dei medesimi principi, il Tribunale dell’Unione Europea ha, invece, accolto il ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 giugno 2020, riguardante una domanda di registrazione di un segno tridimensionale costituito dalla forma di un rossetto.
In tale pronuncia i Giudici europei hanno sottolineato che la circostanza per cui un prodotto sia connotato da un design di particolare qualità, non implica necessariamente che tale forma consenta di distinguere il prodotto stesso da quelli di altre imprese. Tuttavia, non può nemmeno escludersi che l’aspetto esteriore
venga tenuto in considerazione, insieme agli altri elementi, per valutare se la forma in questione si discosti o meno dagli standard di settore: “bisogna rilevare che la presa in considerazione dell’aspetto estetico del marchio richiesto non deve equivalere ad una valutazione, che per definizione sarebbe soggettiva, sulla bellezza del prodotto di cui trattasi o sulla mancanza della stessa, bensì mira a verificare (…) se tale aspetto è idoneo a suscitare un effetto visivo oggettivo e inusuale presso il pubblico di riferimento” (Tribunale UE 14/07/2021, causa T-488/2020).
Pertanto, il Tribunale ha ritenuto che il rossetto Cylindrique di Guerlain fosse, in effetti, dotato di capacità distintiva, in quanto inusuale rispetto alle forme che tipicamente caratterizzano i rossetti e, dunque, in grado di distinguere i prodotti dell’azienda francese da quelli delle altre imprese.