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Tra storia, politica e diritto: la contesa fra Bacardi e Cuba sul marchio “Havana Club”
Una contesa che affonda le proprie radici in uno dei momenti più delicati per gli equilibri geopolitici del Novecento ha assistito al proprio ultimo sviluppo soltanto qualche settimana fa.
Il brand di rum “Havana Club” nasce a L’Avana nel 1878, ereditando il proprio nome dal celebre bar della capitale cubana di titolarità dell’imprenditore José Arechabala. A seguito della rivoluzione cubana e del regime instaurato nel paese da Fidel Castro, la famiglia Arechabala, pur essendo titolare di diritti di marchio sul segno in questione, decise, nel 1973, di non procedere con il rinnovo della registrazione di marchio, in quanto spossessata dei beni dell’azienda, i quali erano passati sotto il controllo del Governo sin dal 1960.
In seguito, la joint venture Havana Club International S.A. costituita dalla francese Pernod Ricard e dalla Empresa Cubana Exportadore de Alimentos y Productos Varios (“Cubaexport”), appoggiata dal Governo di Cuba, presentò davanti all’Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti (USPTO) la domanda di marchio statunitense n. 73023981 per il segno figurativo di cui all’immagine a lato, giunta a registrazione nel 1976.
Dopo essere venuta a conoscenza della registrazione del marchio che per decenni aveva contraddistinto l’attività di famiglia, la società della famiglia Arechabala, la José Arechabala S.A., affiancata da uno dei colossi nell’ambito della produzione di bevande alcoliche, la Bacardi & Company Limited, tentò di agire per ottenere la tutela dei propri diritti. In particolare, dal 1994 le due società presentarono diverse domande di marchio per il segno “Havana Club” davanti all’Ufficio Marchi statunitense, non riuscendo, tuttavia, a giungere alla concessione di alcuna di esse, proprio alla luce della presenza di anteriori diritti di marchio sul medesimo segno.
Tuttavia, sebbene non fossero stati riconosciuti diritti di marchio sul segno in questione, ciò non precluse alla famiglia Arechabala e alla Bacardi la possibilità di utilizzare in commercio, nel territorio degli Stati Uniti, il marchio “Havana Club” e il marchio “José Arechabala” con riferimento alla produzione di bevande alcoliche e, in particolare, di rum e liquori. Alla luce dei diversi territori di riferimento e delle sanzioni imposte a Cuba, le aziende coinvolte nella vicenda tentarono, quindi, per un certo periodo di tempo, di convivere pacificamente sul mercato pur commercializzando, in sostanza, i medesimi prodotti.
Le ultime contestazioni verificatesi sullo storico marchio hanno, invece, preso le mosse dalla concessione, nel 2016, del rinnovo della registrazione di marchio n. 1031651 di titolarità di Cubaexport da parte dell’Ufficio Marchi statunitense.
Nello specifico, Bacardi & Company Limited aveva agito in giudizio dinnanzi al Tribunale Federale della Virginia lamentando l’illegittimità del rinnovo della suddetta registrazione di marchio a causa del mancato ottenimento, da parte del titolare, di una licenza da parte dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti nel 2006. Infatti, nel 1998, il Congresso aveva approvato il cosiddetto “Omnibus Consolidated and Emergency Supplemental Appropriations Act”, le cui previsioni proibivano la registrazione di marchi di cui il Governo cubano si fosse impadronito come avvenuto, secondo il ricorrente, nel caso di specie. Tuttavia, lo stesso OFAC aveva successivamente concesso a Cubaexport una speciale licenza garantendole, dunque, la legittimazione al rinnovo della registrazione contestata.
L’ultima decisione della Corte sulla vicenda, emessa nell’aprile 2022, rigetta il ricorso sottolineando come, nel caso di specie, non sia possibile per l’attore citare in giudizio direttamente l’Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti (USPTO) per il provvedimento da quest’ultimo emesso con riferimento al rinnovo della registrazione di marchio. Nella propria ordinanza, la Corte evidenzia come “il Congresso ha esplicitamente disposto la cornice per risolvere dispute in merito alla proprietà in oggetto”, rilevando come “la Corte non ha giurisdizione con riferimento all’azione civile in oggetto poiché la cornice legislativa non permette la risoluzione di questo tipo di controversie fra una parte e un’agenzia governativa, ma richiede che la disputa sia risolta fra due parti avversarie”. Nello specifico, la Corte ha, inoltre, ricordato come il Lanham Act, ossia la normativa federale in materia di marchi, preveda una dettagliata procedura ai fini della contestazione di registrazioni di marchio.
A tal proposito, il rappresentante legale della Bacardi & Company Limited si è detto disponibile a valutare la possibilità di presentare un ricorso contro la decisione emessa dai giudici di primo grado. Nuovi capitoli, dunque, potrebbero essere scritti molto presto.